LA PATENTABILIDAD DE LA NATURALEZA*

JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

El pasado día 13, la Corte Suprema estadounidense dictó una importante resolución en materia  genómica y de patentes. En ella dio un ejemplo relevante de la necesaria vinculación entre  derecho y ciencia, como única manera de tratar a fondo algunos de los problemas cuya resolución  corresponde actualmente a los tribunales. Asimismo, y de forma más concreta, la Corte determinó  –de manera general– ciertas condiciones para la patentabilidad de procesos genómicos y, más en  particular, de algunos conocimientos que pretendieran ser patentados. Por la relevancia de todo  lo recién señalado, es importante considerar el asunto con el detenimiento que permita este  espacio.

A mediados de 2009, la Association for Molecular Pathology y otras organizaciones y personas,  demandaron a la oficina de patentes, a la empresa Myriad Genetics y a la University of Utah Research Foundation, con motivo del otorgamiento de diversas patentes relacionadas con los  genes BRCA1 y BRCA2, cuya mutación se encuentra vinculada con el riesgo de padecer cáncer de  mama y de ovario. Los demandados, en efecto, descubrieron la localización precisa y la secuencia  de los genes mencionados en los cromosomas 17 y 13. Los demandantes consideraron a su vez,  que lo hecho por Myriad y el Fondo de la Universidad de Utah no podía registrarse como patente,  pues únicamente se limitaba a un “producto de la naturaleza”. 

El litigio fue conocido en primera instancia por un juez del Distrito Sur de Nueva York. Éste resolvió  que aun cuando el ADN hubiera sido identificado y separado, en ningún caso se alteró la forma en  que se encontraba en el cuerpo, ni la información en él contenida. Consecuentemente, se  pronunció en contra del otorgamiento de la patente. La decisión fue apelada y una Corte Federal  de Apelaciones del Segundo Circuito determinó, en julio de 2011, dos cuestiones: que la  comparación entre las secuencias del ADN no era patentable, pero que sí lo eran los procesos de  separación genética y de identificación de mutaciones vinculadas con el cáncer. 

La Corte Suprema ejerció sus competencias para conocer del caso, pero en marzo del 2012 lo  devolvió a la Corte de Apelación a fin de que resolviera el asunto conforme con el criterio  establecido por ella en el litigio entre Mayo Collaborative Services y Prometheus Laboratories. Este  importante criterio consiste en establecer que para hablar de descubrimiento patentable debe  haber algo más que una “ley de la naturaleza, un fenómeno natural o una idea abstracta.” 

Con base en la determinación anterior, la Corte Federal resolvió confirmar sólo en parte lo dicho  por el juez, ello a partir de distintas opiniones de sus tres integrantes. En lo que coincidieron, sin  embargo, fue en reiterar que el acto de separación genética sí es patentable aun cuando no  llegaron a coincidir en lo que tal “separación” significaba. A partir del criterio Prometheus, dos integrantes de esa Corte se pronunciaron por la patentabilidad del proceso de separación de los  genes BRCA1 y BRCA2.

El asunto fue conocido nuevamente por la Corte Suprema y resuelto, como ya apunté, el pasado  día 13. Partiendo del artículo correspondiente (101) de la Ley de Patentes, la Corte Suprema  comenzó por señalar que tal tema implica un delicado equilibrio entre el establecimiento de incentivos para la creación, descubrimiento e innovación, y los obstáculos para el flujo del  conocimiento. La Corte estimó entonces que Myriad no había creado o alterado la información  contenida en los genes BRCA1 y BRCA2, debido a que el orden de los nucleótidos existía así en la  naturaleza. Igualmente, señaló que en lo que pretendía patentarse no había ningún tipo de alteración genética del ADN. Lo que a Myriad, a final de cuentas, se le reconoció fue el  descubrimiento de la localización precisa y la secuencia genética de los dos genes apuntados. La  razón para finalmente negar la patente al proceso anterior terminó siendo que esa empresa en  realidad “no creó nada” y que la separación de los genes, a pesar de ser relevante, no puede  conllevar un acto de invención.

En un agregado sobre los efectos de la sentencia, la Corte determinó expresamente aquello que  no fue materia de la resolución. En primer lugar, señaló que al no haberse planteado cuestiones  sobre si Myriad había descubierto o no métodos de manipulación genética, la Corte no estaba  pronunciado sobre ellos; en segundo lugar, dispuso que no estaba decidiendo si el modo de aplicar  sus descubrimientos conllevaba o no la posibilidad de otorgar una patente; finalmente, tampoco  negó la posibilidad de que se llegara a otorgar una patente a quien lograra alterar el orden de los  nucleótidos.

Para ejemplificar lo anterior, supongamos que una persona descubre un nuevo elemento de la  tabla periódica y considera que por ese solo hecho cualquiera que lo utilice debe pagarle una  contraprestación. Evidentemente, esto contraría el sentido común. Sin embargo, me parece que  no habría ningún problema en admitir que, cuando con ese elemento se llevara a cabo  determinado tipo de aleaciones o transformaciones, quien las realice sí tendría la posibilidad de  obtener una patente y cobrarnos a los demás el pago amparado precisamente en la misma. Dados los enormes cambios que estamos viviendo en materia genómica, lo resuelto por la Corte Suprema de los Estados Unidos adquiere particular importancia.

Uno de los aspectos más relevantes de este caso consiste en la enorme cantidad de buen conocimiento científico de que se allegaron los diversos tribunales para resolverlo. Desde luego que la decisión en sí misma es trascendental, pues resuelve un conflicto presente con claridad y define un estado de casos incierto. Sin embargo, a partir de ello, se generaron los estándares mediante los cuales pueden enfrentarse problemas jurídicos complejos que requieran de la intervención de la ciencia en casos futuros. Tal vez la mejor lección que esta sentencia arroja es la conciencia de los jueces para preguntar de lo que no saben a fin de resolver cabalmente el tema que se les plantea, más allá de las consabidas formas jurídicas en las que tan cómodamente suelen encontrarse.

*El Universal 25-06-13